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《商标法》中通用名称的判定-以雀巢公司“咖啡伴侣”商标为例

中简律师丨陈迪

雀巢商品有限公司(SOCIETEDESPRODUITSNESTLES.A.)(以下简称:雀巢公司)是全球最知名的咖啡产品生产商和销售商之一,旗下“NESTLE”、“NESCAFE”均为世界知名商标。1989年9月10日,经我国商标局核准,雀巢公司在第29类牛奶、干乳酪、酸乳酪、黄油、乳脂、咖啡用植脂末等商品上取得第360860号“咖啡伴侣”商标的注册。

2009年开始就有公司认为雀巢公司“咖啡伴侣”商标已经成为社会上约定俗成的咖啡调配品的通用名称,在第29类商品中不具备区别产品来源的作用,不具有显著性,申请撤销该商标。虽然商标局曾多次决定对雀巢公司“咖啡伴侣”商标不予撤销,但在2019年8月8日北京市朝阳区人民法院审结的雀巢产品有限公司与昆明后谷咖啡销售有限公司(以下简称:后谷公司)侵害商标权纠纷案的一审民事判决书中,人民法院对被告后谷公司提交的证明“咖啡伴侣”已经成为咖啡用植脂末产品的通用名称的证据,予以一定程度上的认可,采取比较严格的标准来认定“咖啡伴侣”注册商标的禁用权范围。下面我们来看一下被告都提供了哪些证据呢?


被告证据:

1、中国国家图书馆收藏的文献,证明从1994年起国内咖啡业相关领域的人员有将植脂末等产品称为“咖啡伴侣”的情况。

2、自2006年起至今,中国国家知识产权局公布的专利说明书等文件中含有“咖啡伴侣”专利名称。

3、分布在全国多个省市的数十家企业的工商登记信息,经营范围中包含“咖啡伴侣”。

4、咖啡协会、咖啡行业的公司出具的说明,认为“咖啡伴侣”俗称“奶精”,主要成分是植脂末。

5、互联网中存在大量关于“咖啡伴侣行业”的发展报告以及很多文章中以“咖啡伴侣”来指称“与咖啡一起饮用进行调味的产品”。

6、网上商城中,存在大量名称为“咖啡伴侣”的产品,并有不同品牌的植脂末产品。

7、雀巢公司的“在雀巢咖啡醇品中加入,雀巢咖啡伴侣,让咖啡更香浓,口感更幼滑”、“液态咖啡伴侣”、“低脂咖啡伴侣”等宣传行为。

8、市场调查报告。

可以说,后谷公司提供的证据材料非常充实,不仅为我们提供了很好的实务经验,而且为我们具体判断商标是否属于通用名称提供了思路。

我们认为可以从以下几个方面进行综合判定:

1、国家标准、行业标准。


2、同行业经营者约定俗成、普遍使用的名称。(如证据4、5、6)

3、专业工具书、辞典、文献等公开出版物中记载的内容。(如证据1)

4、专家意见。

5、市场调查。(如证据8)

通过雀巢公司“咖啡伴侣”商标案,我们可以发现,显著性较高的商标具有较强的区分商品或服务来源的作用,成为通用名称的可能性相对较低,这提示我们在注册和使用商标时要选择显著性较强的商标;而对于显著性相对较弱的商标,商标专用权人要提高商标法律意识,谨慎地进行商标使用,避免因自身的不恰当使用行为导致注册商标成为通用名称,如雀巢公司宣传使用中的“液态咖啡伴侣”、“低脂咖啡伴侣”这一作茧自缚的行为。

另外,需要提示的是,对于一件商标是否属于通用名称的判断,应是历史的、动态的,也就是说随着社会公众认知的发展变化,曾经不属于通用名称的商标很可能成为通用名称而不具有显著性,正因如此,在具体案件中,我们可以通过观察社会现象的具体发展变化,从不同角度来证明一件商标是否已沦为通用名称。